Ai sensi dell’articolo 76, comma 2, c.p.i., se le cause di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto, la relativa sentenza di nullità parziale comporta una limitazione del brevetto stesso.
Con l'ordinanza in esame, la Suprema Corte è stata chiamata ad accertare la violazione del brevetto per invenzione industriale nella titolarità di una s.r.l. produttrice di macchine diamantatrici da parte di due società. Nello specifico, le ricorrenti contestano la relazione del CTU, che aveva ritenuto la rivendicazione dipendente dotata di novità ed altezza inventiva, e quindi brevettualmente valida quella del consulente tecnico, quindi, sarebbe «una valutazione di nullità parziale, in relazione alla quale opera l'articolo 76, comma 2, c.p.i., a tenore del quale la nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto». Il ricorso è fondato. La Corte di Cassazione, infatti, chiarisce che in base all'articolo 76, comma 2, c.p.i., se le cause di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto, la relativa sentenza di nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso e, nel caso previsto dall'articolo 79, comma 3, c.p.i., la sentenza stessa stabilisce le nuove rivendicazioni conseguenti alla limitazione. Opera, pertanto, un principio di conservazione della privativa brevettuale, in forza del quale resta escluso che l'invalidità di una parte del brevetto abbia riflessi sulla parte rimanente, sempre che questa presenti i requisiti di brevettabilità. La fattispecie si configura - precisano i Giudici - quando la domanda di privativa cumuli un complesso di più elementi inventivi, talvolta oggetto di plurime rivendicazioni in tal caso, qualora una registrazione sia stata concessa anche riguardo a rivendicazioni sprovviste dei necessari requisiti per una autonoma proteggibilità, la nullità parziale del brevetto provvede all'esigenza di conservare validità alle altre concorrenti rivendicazioni che si presentino fornite dei requisiti di legge per la brevettazione Cass. civ., numero 4739/2012 . Ciò premesso, la Suprema Corte enuncia il seguente principio di diritto «la nullità parziale del brevetto oggi prevista dall'articolo 76, comma 2, c.p.i., che provvede all'esigenza di conservare validità alle altre concorrenti rivendicazioni che si presentino fornite dei requisiti di legge per la brevettazione, è suscettibile di essere dichiarata in presenza della nullità di rivendicazione indipendente nella fattispecie per carenza di altezza inventiva , laddove il brevetto consti di altra rivendicazione dipendente munita di validità, rispetto alla quale quanto oggetto della rivendicazione nulla possa rilevare come stato della tecnica».
Presidente Genovese – Relatore Falabella Fatti di causa 1. - Con sentenza pubblicata il 16 settembre 2015 il Tribunale di Venezia in accoglimento delle domande proposte da […] s.r.l. e da A.R. , ha accertato che la produzione, pubblicizzazione e commercializzazione delle macchine diamantatrici TW1 da parte delle convenute […] e […] costituivano violazione del brevetto per invenzione industriale numero […] nella titolarità della società attrice ha inoltre accertato che le convenute avevano posto in essere atti di concorrenza sleale a norma dell'articolo 2598 c.c., numero 3 ha quindi pronunciato l'inibitoria quanto alla reiterazione delle condotte illecite accertate e disposto il ritiro dal commercio dei macchinari sopraindicati, condannando le società evocate in giudizio al risarcimento del danno. 2. - La pronuncia è stata impugnata da […] e […]. Nella resistenza di […] e di A.R. la pronuncia di primo grado è stata riformata. Con sentenza del 30 giugno 2017, infatti, la Corte di appello di Venezia ha accertato la nullità del brevetto per invenzione industriale nella titolarità di […] e ha conseguentemente rigettato tutte le domande proposte dagli appellati, attori in primo grado. La Corte di merito ha ricordato che il consulente tecnico d'ufficio aveva concluso affermando che la combinazione di caratteristiche delle rivendicazioni 1 e 14 fosse nuova e non ovvia rispetto allo stato della tecnica menzionato nel brevetto opposto dalle convenute in particolare, secondo il CTU, una nuova rivendicazione indipendente, riformulata in modo da comprendere nella sua parte caratterizzante le attuali caratteristiche e , f e g della rivendicazione indipendente 1 e le caratteristiche aa e bb contenute nella rivendicazione dipendente 14 sarebbe provvista dei requisiti della novità e dell'attività inventiva ai sensi degli articolo 46 e 48 c.p.i. , con la conseguenza che, inoltre, sarebbero valide anche tutte le restanti rivendicazioni se rese dipendenti dalla suddetta nuova rivendicazione indipendente . Ha osservato il Giudice distrettuale che il brevetto, valido solo con le connotazioni sopra indicate, verrebbe così ad assumere una delimitazione nuova e diversa, assurgendo la rivendicazione 14 a principale e indipendente, in combinazione con alcune delle caratteristiche della rivendicazione 1, e tutte le altre diciannove rivendicazioni diventerebbero dipendenti dalla combinazione delle rivendicazioni 1 e 14. La Corte di appello ha quindi ritenuto che l'accorpamento delle rivendicazioni mutasse nettamente l'oggetto della protezione brevettuale. Ha inoltre negato che nella fattispecie potesse configurarsi una riduzione dell'ambito della protezione, venendo il brevetto ad assumere un profilo caratterizzante oggettivamente difforme da quello iniziale e più ampio di esso, avendo anche riguardo agli effetti su tutte le altre rivendicazioni. 3. - La pronuncia è stata impugnata per cassazione da […] e da A.R. con un ricorso basato su cinque motivi. Resistono con controricorso […] e […]. Queste hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1. - Col primo motivo di ricorso è denunciata la violazione o falsa applicazione dell'articolo 76, comma 2 c.p.i. D.Lgs. numero 30 del 2005 . Vi si deduce che il CTU aveva ritenuto la rivendicazione dipendente 14 dotata di novità ed altezza inventiva, e quindi brevettualmente valida secondo i ricorrenti, quindi, quella del consulente tecnico sarebbe una valutazione di nullità parziale, in relazione alla quale opera l'articolo 76, comma 2 c.p.i., a tenore del quale la nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto . Col secondo motivo viene sempre lamentata la violazione o falsa applicazione dell'articolo 76, comma 2 c.p.i. È affermato che la conseguenza della corrispondente limitazione del brevetto, contemplata dalla norma testè citata, impone al giudice di dichiarare con sentenza la nullità parziale e di enunciare contestualmente quale sia la limitazione apportata al brevetto il che significa specificare qual è, o quali siano, la rivendicazione, o le rivendicazioni, che restano valide. Il giudice, in sintesi, risulterebbe svincolato dalla iniziativa della parte e la norma gli farebbe preciso obbligo di pronunciare la nullità parziale. Col terzo motivo è ancora prospettata la violazione o falsa applicazione dell'articolo 76, comma 2 c.p.i Sostengono i ricorrenti che, se la rivendicazione principale è nulla ma è valida la rivendicazione dipendente, l'effetto della nullità parziale è che nella rivendicazione dipendente non è più protetta la parte di essa già esistente e rivendicata, derivata dalla rivendicazione principale, mentre resta proteggibile solo quella che caratterizza la rivendicazione dipendente . In sintesi, ci si troverebbe al cospetto di una sola rivendicazione quella dipendente, che incorpora e continua a incorporare il contenuto di essa e della rivendicazione nulla . In tal senso, non risulterebbe necessaria alcuna riscrittura delle rivendicazioni e il contenuto del brevetto non subirebbe mutazione. Il quarto mezzo oppone la violazione o falsa applicazione dell'articolo 76, comma 2, e comma 1, lett. c c.p.i La censura investe l'affermazione, contenuta nella sentenza, secondo cui il contenuto della protezione brevettuale risulterebbe più ampio rispetto a quello della domanda iniziale. Si obietta che la nullità di cui all'articolo 76, comma 1, lett. c , opera in relazione alla parte esorbitante la domanda iniziale e integra, quindi, un'ipotesi di nullità parziale si deduce, inoltre, che la presenza della fattispecie di cui alla norma in esame non è prevista come causa ostativa della declaratoria di nullità parziale in favore della declaratoria di nullità totale in contrasto con l'intero sistema brevettuale, orientato alla tutela e conservazione del brevetto . Viene infine spiegato che la rivendicazione dipendente aggiunge caratteristiche ulteriori a quelle dedotte nella rivendicazione da cui dipende e che tale aggiunta definisce ulteriormente l'oggetto brevettuale e quindi lo restringe. Col quinto motivo torna a denunciarsi la violazione o falsa applicazione dell'articolo 76, comma 2, e comma 1, lett. c c.p.i Assumono i ricorrenti che la sentenza impugnata abbia interferito nella limitazione del brevetto escludendo dalla rivendicazione discendente dalla nullità parziale le caratteristiche a , b , c e d , già facenti parte del preambolo della rivendicazione 1, così configurando un oggetto della rivendicazione diverso e più ampio di quello originariamente oggetto del brevetto e diverso e più ampio, inoltre, da quello che sarebbe risultato dalla applicazione della limitazione del brevetto disposta dall'articolo 76, comma 2 c.p.i 2. - I detti motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione, sono fondati nei termini che si vengono a esporre. In base all'articolo 76, comma 2 c.p.i., nel testo modificato dal D.Lgs. numero 131 del 2010, articolo 39, comma 2, se le cause di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto, la relativa sentenza di nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso e, nel caso previsto dall'articolo 79, comma 3, la sentenza stessa stabilisce le nuove rivendicazioni conseguenti alla limitazione. Opera pertanto un principio di conservazione della privativa brevettuale, in forza del quale resta escluso che l'invalidità di una parte del brevetto abbia riflessi sulla parte rimanente, sempre che questa presenti i requisiti di brevettabilità. La fattispecie si configura, come precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, quando la domanda di privativa cumuli un complesso di più elementi inventivi, talvolta oggetto di plurime rivendicazioni, come espressamente consentito dalla legge in tal caso, qualora una registrazione sia stata concessa anche riguardo a rivendicazioni sprovviste dei necessari requisiti per una autonoma proteggibilità, la nullità parziale del brevetto provvede all'esigenza di conservare validità alle altre concorrenti rivendicazioni che si presentino fornite dei requisiti di legge per la brevettazione Cass. 4 settembre 1998, numero 8777 Cass. 23 marzo 2012, numero 4739 . La nullità parziale è, dunque, nullità delle singole rivendicazioni. Nel caso in esame è rimasta accertata, attraverso la consulenza tecnica d'ufficio, l'assenza, nella rivendicazione 1, principale e indipendente, del requisito dell'altezza inventiva ha osservato nondimeno il CTU come la combinazione di caratteristiche della rivendicazione 1 e 14 sia nuova e non ovvia rispetto lo stato della tecnica menzionato nel brevetto ed opposto dalle convenute cfr. sentenza impugnata, pag. 16 . Come si è detto, l'effetto conservativo sarebbe raggiunto, secondo il consulente, attraverso una nuova rivendicazione indipendente, tale da ricomprendere alcune caratteristiche indicate come e , f e g della rivendicazione 1 e le caratteristiche aa e bb della rivendicazione 14 sentenza, pag. cit. . Ciò posto, va condiviso il rilievo della parte ricorrente, secondo cui, proprio in ragione dell'accertato difetto di attività inventiva, la parte caratterizzante della rivendicazione 1 e cioè gli elementi che avrebbero dovuto definire l'invenzione degradino a tecnica nota del brevetto. Ne discende che la rivendicazione 14 - che sarebbe in sé tutelabile, giacché le caratteristiche di essa sono state riconosciute valide - può essere posta alla base del brevetto incorporando, come tecnica nota quindi come sua parte precaratterizzante espressione che designa, appunto, lo stato della tecnica riferita al trovato , quegli elementi della rivendicazione 1 che sono risultati privi di altezza inventiva. Ora, non esiste alcun ostacolo di natura giuridica che impedisca di ritenere, in termini assoluti, che una rivendicazione dipendente quale è, nella fattispecie, la rivendicazione 14 possa mantenere la sua validità, con conseguente nullità solo parziale del brevetto, quando è nulla la rivendicazione principale. Non appare in particolare corretta l'affermazione della Corte distrettuale secondo cui, nella fattispecie che qui interessa, muterebbe l'oggetto della protezione brevettuale. La nullità parziale del brevetto comporta, difatti, come si è visto, una semplice limitazione del brevetto stesso articolo 76, comma 2 c.p.i. . Vero è che la limitazione, quando è domandata in giudizio attraverso la sottoposizione al giudice di una riformulazione delle rivendicazioni, deve attestarsi entro i confini segnati dal contenuto della domanda di brevetto, quale inizialmente depositata, e non può estendere la protezione conferita dal brevetto concesso articolo 79, comma 3 c.p.i. ma ciò vale per l'appunto a circoscrivere l'ambito di operatività della limitazione, non certo ad escludere che una nullità parziale del diritto di privativa possa configurarsi ove risulti mutato, in senso limitativo, l'oggetto della protezione. E non vi è dubbio che nella circostanza la nullità parziale produrrebbe proprio il risultato di restringere tale oggetto, giacché il titolare del diritto di privativa vedrebbe tutelata l'idea inventiva desumibile dalla rivendicazione 14 la quale, prevedendo caratteristiche ulteriori rispetto a quelle enucleate nella rivendicazione 1 - degradata come si è visto, a stato della tecnica, e quindi a parte precaratterizzante -, definirebbe un trovato munito di una protezione meno estesa di quella inizialmente accordata al brevetto numero […]. A conferma di ciò è da rimarcare, in proposito, come la giurisprudenza di merito abbia già avuto modo di rilevare, a ragione, come lo spostamento di elementi dalla parte caratterizzante a quella precaratterizzante determini un corrispondente effetto limitativo dell'ambito di protezione dell'invenzione, tanto più accentato quanto maggiori sono gli elementi così trasposti nella parte precaratterizzante. 3. - In conclusione, la sentenza deve essere cassata. La causa è rinviata alla Corte di appello di Venezia che, in diversa composizione, regolerà pure le spese del giudizio di legittimità. La Corte di merito dovrà fare applicazione del seguente principio di diritto La nullità parziale del brevetto oggi prevista dall'articolo 76, comma 2 c.p.i., che provvede all'esigenza di conservare validità alle altre concorrenti rivendicazioni che si presentino fornite dei requisiti di legge per la brevettazione, è suscettibile di essere dichiarata in presenza della nullità di rivendicazione indipendente nella fattispecie per carenza di altezza inventiva , laddove il brevetto consti di altra rivendicazione dipendente munita di validità, rispetto alla quale quanto oggetto della rivendicazione nulla possa rilevare come stato della tecnica . P.Q.M. LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.