La tutela penale opera solo dopo l’avvenuta registrazione del marchio o del segno e non dal momento della presentazione della domanda.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 42446/12, depositata il 31 ottobre. Il caso. Un ricorrente contesta la sentenza di merito che lo ha condannato per il reato di ricettazione di una partita di merce con marchio contraffatto, sollevando davanti ai giudici di legittimità tre motivi di gravame. Anzitutto lamenta il fatto che i giudici di merito non abbiano escluso l’elemento soggettivo, pur essendo provato che la merce in questione era stata imbarcata in Cina prima della registrazione del marchio. L’imputato censura poi il fatto che il reato non sia stato derubricato alla meno grave ipotesi di vendita di prodotti industriali con segni mendaci nonché la carenza motivazionale quanto alla sussistenza del reato di ricettazione in Cina, Paese dove la merce è stata ordinata e prodotta, non vige infatti la norma prevista dall’articolo 473 c.p. Inoltre, essendo il marchio un bene immateriale, esso non potrebbe costituire l’oggetto del reato in questione. Giurisprudenze a confronto. Gli Ermellini ripercorrono anzitutto l’evoluzione giurisprudenziale riguardante il momento in cui inizia la tutela penale dei marchi e segni distintivi. In un primo momento, infatti, la S.C. aveva escluso che essa coprisse anche il periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e la concessione del brevetto o della registrazione sentenza numero 6418/98 la falsificazione si potrebbe avere solo nel momento in cui l’opera dell’ingegno sia stata riconosciuta come tale e dunque solo all’esito della relativa procedura prevista dalla legge. Successivamente, però, gli stessi giudici hanno sostenuto che la presentazione della domanda, conoscibile al pubblico, rende possibile l’illecita riproduzione del modello e pertanto, ai fini della tutela penale dello stesso, si dovrebbe dare rilevanza a tale momento sentenza numero 8758/99 . L’orientamento attuale. A seguito della modifica legislativa che ha inserito nell’articolo 473 c.p. l’inciso «potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale» legge numero 99/2009 , la Cassazione ha recuperato il primo orientamento. Alla luce della novella introdotta, infatti, pare corretto ritenere che la tutela penale richieda l’avvenuta registrazione del marchio o del segno, non bastando la semplice domanda si può conoscere solo un titolo già rilasciato, mentre la semplice richiesta, di per sé, non fornisce alcuna garanzia sull’esito della procedura avviata. Esclusa la ricettazione. Nel caso in esame, le risultanze emerse mostrano che la merce è stata imbarcata in Cina in data 15 luglio 2000, mentre il marchio in questione è stato registrato in data 24 luglio. In ogni caso, secondo la S.C., non sussiste il reato di ricettazione perché la condotta dell’imputato consiste nell’introduzione nel territorio dello Stato di merce con marchio contraffatto articolo 474 c.p. . Per questi motivi la Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 19 – 31 ottobre 2012, numero 42446 Presidente Esposito – Relatore Gallo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 4/10/2010, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova, in data 24/6/2005, dichiarata la prescrizione del reato di cui all'articolo 474 cod. penumero , rideterminava in anni uno, mesi otto di reclusione ed Euro. 2.000,00 di multa la pena inflitta a W.Y.Q. per il reato di ricettazione di una partita di mercé con marchio contraffatto. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato per mezzo dei sui difensori di fiducia, sollevando tre motivi di gravame. 2.1 Con il primo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione dell'articolo 473, 3 comma, in relazione all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato contemplato dall'articolo 474 cod. penumero , nonché inosservanza di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale e, segnatamente, dell'articolo 12, numero 1, lett. a del D.Lvo numero 30/2005, istitutivo del codice della proprietà industriale. Al riguardo si duole che i giudici del merito non abbiano escluso l'elemento soggettivo, pur essendo stato provato che il marchio in questione risultava essere stato registrato in data 20 luglio 2000, quando la mercé risultava imbarcata in Cina il 15 luglio 2000. Eccepisce quindi che in sede penale la tutela del marchio scatta solo al compimento delle formalità di registrazione. 2.2 Con il secondo motivo deduce violazione di legge e si duole che il fatto non sia stato derubricato nella più lieve ipotesi di cui all'articolo 517 cod. penumero . 2.3 Con il terzo motivo deduce il vizio della motivazione in riferimeto alla ritenuta sussistenza del reato di ricettazione. Al riguardo eccepisce che la mercé è stata ordinata e prodotta in Cina, paese in cui non vige la norma di cui all'articolo 473 cod. penumero per cui non sussisterebbe il reato presupposto. 2.4 Successivamente la difesa del ricorrente ha depositato una memoria con motivi aggiunti con la quale deduce nuovamente l'erronea applicazione dell'articolo 648 cod. penumero , eccependo che, essendo il marchio un bene immateriale, esso non può integrare l'oggetto materiale del delitto di ricettazione. In proposito eccepisce che l'ordinamento prende in considerazione in ambito penale la sola contraffazione del marchio e non del prodotto. Il reato di cui all'articolo 474 cod. penumero si sostanzia nell'uso di un marchio contraffatto, impresso o apposto su prodotti che, di per sé, sono penalmente irrilevanti. Da ciò deriva che il bene marchio non può essere oggetto di ricettazione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Per quanto riguarda il primo motivo, in punto di mancata consapevolezza dell'agente dell'antigiuridicità dell'azione, sotto il profilo dell'articolo 474 cod. penumero per non essere ancora avvenuta la registrazione al momento in cui la mercé è stata ordinata, le censure del ricorrente richiamano un precedente indirizzo giurisprudenziale di questa Corte che aveva escluso che la tutela penale dei marchi e dei segni distintivi possa estendersi - contrariamente a quanto avviene in campo civilistico - anche alla posizione interinale del brevettante nel periodo intercorrente tra il momento della presentazione della domanda e quello della concessione del brevetto o della registrazione. In particolare la Corte aveva osservato che il terzo comma dell'articolo 473 cod. penumero - secondo il quale le norme incriminatrici in tema di contraffazione e alterazione dei marchi o dei segni si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale - deve essere interpretato nel senso che per la configurabilità dei delitti contemplati dai precedenti commi del medesimo articolo è necessario che il marchio o il segno distintivo, di cui si assume la falsità, sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge all'esito della prevista procedura, sicché la falsificazione dell'opera dell'ingegno può aversi soltanto se essa sia stata formai mente riconosciuta come tale. Cass. Sez. 2, Sentenza numero 6418 del 26/03/1998 Ud. dep. 02/06/1998 Rv. 211176 . Tali conclusioni, successivamente, sono state superate dall'opposto orientamento della stessa giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di contraffazione o alterazione di brevetti, disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo 473 c.p., la presentazione della domanda di brevetto, con la specificazione delle singole rivendicazioni e con la descrizione dei modelli, vale ad individuare l'oggetto materiale della tutela penale. Ed invero, dal momento della presentazione della domanda conoscibile dal pubblico diventa possibile l'illecita riproduzione del modello, sicché l'anticipazione dell'efficacia del brevetto al momento della presentazione della domanda ha una sua peculiare e specifica rilevanza proprio ai fini della tutela penale del modello Sez. 5, Sentenza numero 8758 del 22/06/1999 Ud. dep. 08/07/1999 Rv. 214653 Presidente Pandolfo GV. Estensore Nappi A. conf. Sez. 5, Sentenza numero 48534 del 07/10/2011 Ud. dep. 28/12/2011 Rv. 251538 Sez. 2, Sentenza numero 6323 del 21/11/2006 Cc. dep. 14/02/2007 Rv. 235713 Sez. 5, Sentenza numero 9752 del 08/01/2009 Cc. dep. 03/03/2009 Rv. 242997 . Tuttavia, con una recentissima pronunzia Sez. 5, Sentenza numero 25273 del 12/04/2012 Ud. dep. 26/06/2012 Rv. 252993, Presidente Marasca G. Estensore Vessichelli M. è stato recuperato il precedente orientamento giurisprudenziale, alla luce della novella del testo dell'articolo 473 cod. penumero Ha osservato al riguardo la S.C. nella sentenza citata “Tuttavia deve osservarsi, conformemente anche alla dottrina che ha commentato la innovazione apportata alla materia de qua con L. 23 luglio 2009, numero 99 che con l'articolo 15, comma 1, lett. a ha riscritto l'articolo 473 c.p. , che l'inciso inserito nel nuovo testo dell'articolo 473 c.p., comma 1 potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale lascia fondatamente pensare che, con la detta riforma, si è inteso ratificare la giurisprudenza che richiedeva, per la tutela penale, la avvenuta registrazione del marchio o del segno, non bastando la semplice domanda si può conoscere, infatti, solo un titolo già rilasciato mentre la semplice richiesta dello stesso non da luogo, di per se, alla garanzia dell'esito positivo della procedura amministrativa avviata. Non risulta, d'altra parte, dall'andamento dei lavori preparatori, che il legislatore abbia manifestato in modo chiaro una volontà diversa da quella risultante dalla lettera della legge promulgata. Né può ritenersi che il citato inciso, formulato testualmente con riferimento alla posizione del contraffattore materiale del marchio, non estenda la propria efficacia - limitatrice della operatività del precetto - alla posizione, menzionata nello stesso comma della norma e rilevante per il caso di specie, del semplice utilizzatore del marchio contraffatto”. Quello che rileva in questa sede è la necessità di valutare se, in presenza di differenti orientamenti giurisprudenziali sull'identificazione del momento iniziale della tutela del marchio, non possa ritenersi fondata la tesi del difetto dell'elemento soggettivo in testa all'agente, qualora costui abbia ordinato la mercé in epoca precedente all'avvenuta registrazione del marchio che si assume contraffatto. 3. Nel caso di specie, risulta dalla polizza di carico doc.15 che la mercé è stata imbarcata in Cina il 15 luglio del 2000, mentre il marchio in questione di proprietà della NINTENDO CO. LTD, risulta registrato in data 24/7/2000. Non essendo stato ancora registrato il marchio deve escludersi la consapevolezza, in testa all'agente “dell'esistenza del titolo di proprietà industriale”. 4. In ogni caso non sussiste il reato di ricettazione perché il reato presupposto consiste nell'introduzione nel territorio dello Stato della mercé con marchio contraffatto articolo 474 , reato che è stato contestato all'imputato, il quale ha direttamente importato la mercé dalla Cina. Essendo responsabile del reato presupposto, W.Y.Q. non può rispondere di ricettazione. Si impone, pertanto, l'annullamento, senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.