Il Tribunale di Roma concede l’inibitoria contro la commercializzazione di NFT associati a carte digitali.
Il Tribunale di Roma mette piede nel metaverso . E lo fa con l'emissione di un'ordinanza che inibisce la commercializzazione di Non-Fungible-Tokens anche noti come ‘ NFT' associati a carte digitali recanti la fotografia di un giocatore con indosso una maglia della Juventus. La società calcistica torinese ha richiesto l'inibitoria immediatamente dopo essere venuta a conoscenza dello sfruttamento non autorizzato del proprio marchio su carte digitali artificialmente scarse – da cui discende il maggior valore di mercato – grazie all'uso di certificati digitali di unicità NFT, i quali si distinguono dal contenuto digitale da essi autenticato registrati su Blockchain e pertanto trasferibili soltanto con il consenso del titolare, il quale tendenzialmente – o almeno idealmente – coincide con il detentore delle chiavi crittografiche. La Juventus ha reclamato la violazione dei propri diritti esclusivi insistenti sul proprio marchio figurativo e denominativo, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lett. c , posto che l'utilizzo del logo bianconero contribuiva ad incrementare l'appetibilità commerciale delle carte digitali. Ad avviso dell'attrice, la condotta de qua costituirebbe altresì atto di concorrenza sleale , sussumibile come appropriazione di pregi altrui, ex articolo 2598, numero 2, c.c. La società convenuta ha articolato la propria difesa su due argomenti. In primis , ha eccepito la sussistenza del diritto alla commercializzazione delle carte in oggetto in quanto espressamente autorizzata da parte del giocatore ritratto a sfruttare la sua immagine per effetto di un contratto ad hoc , come richiesto dall'articolo 96, l.d.a. In secundis , ha eccepito che i marchi Juventus non risultavano registrati nella categoria inerente ai prodotti virtuali suscettibili di download. A tal proposito, è utile dar conto che l'EUIPO ha fornito delle sintetiche linee-guida riguardo alla tutela dei marchi nel metaverso , puntualizzando che i segni volti a contraddistinguere beni digitali e gli NFT ad essi associati devono essere registrati nella classe 9 in quanto i suddetti beni sono equiparati ad algoritmi, immagini digitali o più ampiamente a contenuti digitali. Occorre tuttavia precisare la tipologia di beni digitali che si intende contraddistinguere ad esempio, borse, figurine, scarpe , non essendo sufficiente la semplice nomenclatura “beni virtuali”. La dodicesima edizione della Classificazione di Nizza, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2023, includerà espressamente i beni virtuali autenticati da NFT . Ciò premesso, il Tribunale capitolino ha affermato che nel caso di specie la natura telematica delle carte in questione fosse del tutto irrilevante poiché, attraverso la loro commercializzazione, la società convenuta non si è limitata ad utilizzare l'immagine del giocatore, bensì ha anche utilizzato i marchi della Juventus, i quali godono in ogni caso di tutela extra-merceologica alla luce della loro pacifica notorietà in Italia e all'estero, potenziata dalle diffuse attività di merchandising in molteplici settori. Tra questi si è recentemente aggiunto il settore dei crypto game , o blockchain game , ossia videogiochi online che si basano su tecnologie Blockchain e sull'utilizzo di criptovalute e/o di NFT . Il suddetto preuso determina già di per sé un'estensione del raggio di protezione del marchio Juventus a prescindere dalla registrazione nella corrispondente classe merceologica. Inoltre, si è escluso che il suddetto sfruttamento potesse trovare giustificazione nell'interesse pubblico alla divulgazione dell'immagine del calciatore ritratto in virtù della sua notorietà dal momento che la riproduzione di una sua fotografia su carte digitali non risulta finalizzata a scopi scientifici o didattici, né appare giustificata da un'esigenza pubblica di informazione, ai sensi dell'articolo 97, l.d.a. Pertanto, si è inferito che la creazione e commercializzazione di carte digitali riportanti il logo Juventus integri la contraffazione dei rispettivi marchi concretizzando il rischio di confusione, determinato dalla identità dei segni utilizzati tale da poter indurre il pubblico in errore circa la sussistenza di un particolare legame commerciale o di gruppo tra la società resistente e la Juventus. Si è altresì ritenuto che l'attività in parola costituisca appropriazione di pregi altrui in considerazione del fatto che la Juventus risultava già attiva nei mercati basati su Blockchain . Alla luce delle considerazioni di cui supra , il Tribunale di Roma ha condivisibilmente disposto l'inibitoria nei confronti della società resistente all'ulteriore produzione, commercializzazione, promozione e vendita degli NFT associati ai contenuti digitali recanti i marchi Juventus, ordinando anche il loro ritiro dal commercio e la rimozione da ogni sito Internet direttamente o indirettamente controllato dalla stessa. Il caso in oggetto è l'emblema di come l'emersione di nuovi medium di sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale – spesso legati alle evoluzioni tecnologiche –, come da ultimo il metaverso , arricchisce in pari misura sia il ventaglio di opportunità commerciali ad essi correlate che i canali per la realizzazione di inediti atti di free riding . L'affermazione globale del metaverso come mondo parallelo sempre più integrato nella realtà fisica, seguendo il paradigma della cd. phygitality , presuppone lo sviluppo di nuovi rapporti giuridici e, con essi, nuove controversie che i Giudici saranno chiamati a definire attraverso interpretazioni evolutive del dato normativo, almeno sino a quando il legislatore non riterrà opportuno intervenire. Analoghe questioni sono state già sottoposte all'attenzione dalla Corte Distrettuale di New York, adita da Hermes International ‘Hermes' al fine di porre fine alla commercializzazione di repliche digitali autenticate da NFT dell'iconica borsa Birkin non a caso battezzate “MetaBirkins” e peraltro vendute ad un prezzo simile a quello fissato per le borse fisiche! da parte di Mason Rothschild, un'artista sprovvisto di alcuna autorizzazione dalla maison parigina. L'artista invocava l'applicazione del Primo Emendamento in quanto le sue opere veicolerebbero un messaggio di stigmatizzazione contro le crudeltà verso gli animali perpetrate dalle case di moda per la produzione di pelletteria. Sotto quest'angolo visuale, l'offerta di versioni digitali costituirebbe una valida alternativa all'uccisione di animali. Dall'altro lato, Hermes reclamava la violazione del proprio marchio denominativo e del proprio marchio di forma registrato per la borsa Birkinumero Nella decisione del 18 maggio 2022 numero 22-CV-384 JSR , i Giudici newyorchesi hanno respinto la mozione dell'artista volta ad escludere in via preliminare l'esistenza di alcun tipo di danno a causa dell'insufficienza di elementi probatori in favore della violazione del marchio Hermes. Si è infatti ritenuto che le evidenze presentate dalla casa di moda francese consentissero di valutare la contraffazione del marchio in oggetto. L' affaire Hermes International v. Rothschild è al momento pendente innanzi ai Giudici di merito di Manhattan, i quali dovranno individuare una gerarchia valoriale tra l'esercizio della libertà di espressione e la tutela del marchio. In conclusione, è compito dei titolari dei diritti monitorare costantemente tutti i mercati – analogici , digitali ed eventuali ibridi – nei quali hanno interesse all'esclusivo sfruttamento delle proprie privative industriali al fine di minimizzare il rischio di condotte parassitarie non autorizzate. Un lavoro così elefantiaco potrebbe essere alleggerito dal ricorso a tecnologie emergenti come l'Intelligenza Artificiale, la quale svolgerebbe un primo screening dei contenuti potenzialmente dannosi per consentire agli umani di concentrarsi sulle zone grigie. In questa prospettiva, la tecnologia sarebbe problema e insieme soluzione.
Giudice Landi Fatto e diritto letto il ricorso avanzato dalla omissis Club S.p.A., quale titolare dei diritti relativi ai marchi denominativi omissis e omissis ed al marchio figurativo costituito dalla maglia a strisce verticali bianco e nere con due stelle sul petto che indicano la vittoria del club sportivo di oltre venti scudetti letta la memoria difensiva della parte resistente omissis osserva, preliminarmente che detto - di INIBIRE l'ulteriore produzione, commercializzazione, promozione e offerta in vendita, diretta e/o indiretta, in qualsivoglia modo e forma, degli NFT non fungibile token e dei contenuti digitali di cui in narrativa, nonché di ogni altro NFT non fungibile token , contenuto digitale o prodotto in genere recante la fotografia di cui in narrativa, anche modificata, e/o i marchi Juventus di cui in narrativa, nonché dell'uso di detti marchi in qualsiasi forma e modalità - l'ordine, nei confronti della società resistente di ritirare dal commercio e rimuovere e/o oscurare da ogni sito internet e/o da ogni pagina di sito internet direttamente e/o indirettamente controllati dalla stessa su cui tali prodotti sono offerti in vendita e/o pubblicizzati, gli NFT non fungibile token ed i contenuti digitali ad essi associati o prodotti in genere oggetto di inibitoria, ed in ogni caso di attivarsi presso le altre piattaforme su cui tali prodotti sono offerti in vendita e/o pubblicizzati affinché le relative pagine vengano rimosse e/o oscurate - l'ordine nei confronti della società resistente di fornire informazioni utili per identificare i soggetti coinvolti nei vari stadi della produzione e commercializzazione delle Carte omissis oggetto di causa, nonché le quantità e il prezzo delle Carte omissis create e/o vendute dalla resistente - la fissazione di una somma di denaro dovuta alla ricorrente da parte della resistente per ogni giorno di ritardo nell'attuazione dei provvedimenti di cui sopra nonché per ogni violazione o inosservanza giornalmente considerata successivamente constatata, in misura pari ad Euro 25.000,00 venticinquemila/00 per entrambi i casi, fatto salvo il maggior danno che la ricorrente dovesse subire in conseguenza della condotta di parte resistente 5 la pubblicazione dell'emanando provvedimento, a cura della ricorrente e a spese della resistente per due volte, a caratteri doppi del normale e con l'intestazione e i nomi delle parti in grassetto, sui quotidiani Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport , nonché per un mese sulla home page dei siti web omissis e omissis e sui profili Facebook, Instagram e Twitter di omissis e omissis senza ricorso a link, né a tab o pop-up a scomparsa, in italiano e in inglese, in caratteri leggibili e senza necessità di usare lo serali della pagina, ovvero con le diverse modalità che parranno opportune al Tribunale. La società omissis chiedeva il rigetto della domanda cautelare per i motivi indicati in comparsa, eccependo, in particolare l'assenza del periculum in mora, la sussistenza del suo diritto all'utilizzo e/o commercializzazione delle CARDS in oggetto, nonché, in via subordinata, eccependo che i marchi oggetto di tutela non risultavano registrati nella categoria inerente i prodotti virtuali downloadabili. La contestazione ha ad oggetto la condotta di contraffazione del marchio e di concorrenza sleale consistita nell'uso non autorizzato dei suddetti marchi denominativi o figurativi tramite la produzione, commercializzazione e promozione on line delle carte da gioco digitali NFT non fungibile token , riproducenti i segni distintivi in questione in quanto riportanti la figura dell'ex giocatore omissis con la maglia della Juventus e l'indicazione della squadra. Nel merito, sul fumus boni iuris, va osservato come, dalla documentazione allegata, oltre alla titolarità delle ricorrenti sui marchi in oggetto, circostanza comunque non contestata, risulta, innanzitutto, la notorietà di detti marchi. Al riguardo, è dato notorio che detti marchi riguardano la squadra di calcio italiana più titolata e con maggiori tifosi in Italia ed all'estero. Inoltre, è documentata l'esistenza di una diffusa attività di merchandising in vari settori vestiario, accessori, giochi effettuata sia tramite web che tramite stare dedicati siti in vari parti d'Italia, con l'utilizzo dei marchi in questione la presenza della società sui principali network la promozione di numerosi fun club. Va rilevato, poi, riguardo alla condotta attribuita alla società resistente che è documentato ed incontestato che la società omissis nel 2021, lanciava il progetto denominato omissis un token la cui commercializzazione e/o diffusione era supportata da atleti del passato e del presente, nonché che le CARDS in questione erano state offerte in vendita tramite la piattaforma omissis dal 7 aprile 2022 al 4 maggio 2022. Inoltre, risulta attivo il mercato secondario, cioè la rivendita delle Cards da parte dei soggetti che le hanno acquistate, rivendita sulle quali ai creatori della card spetta una fee come documentato dalla società ricorrente . In ordine alle vendite effettuate la società resistente deduceva, allegando relativa documentazione, che le CARDS complessivamente vendute, raffiguranti omissis non solo con la maglia della Juventus erano state numero omissis e che dalla vendita della singola CARD omissis precisamente numero omissis CARDS vendute aveva avuto ricavi pari a complessivi omissis . Ciò detto, va considerato, preliminarmente, che tra le ipotesi confusorie in relazione alla tutela del marchio vi è anche quella del rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate detta possibilità costituisce un rischio di confusione da valutarsi globalmente, tenendo conto della percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o servizi in questione e tenendo conto di tutti i fattori rilevanti nel caso di specie, in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o servizi designati. Nel caso di specie si rileva che, a prescindere dalle caratteristiche telematiche delle Cards in questione, la società resistente, con la creazione di dette Cards e la loro commercializzazione, oltre ad utilizzare l'immagine del giocatore omissis nei limiti del contratto di utilizzazione dell'immagine stipulato con la società che ne gestisce i diritti di immagine, ha utilizzato senza autorizzazione anche i marchi della società Juventus. Va sul punto rilevato che, nel caso di specie l'utilizzazione dei marchi in oggetto non può essere giustificata ex articolo 97 LDA dall'interesse della pubblicazione dell'immagine di omissis in considerazione della notorietà del personaggio, in quanto dette pubblicazioni non sono finalizzate a scopi scientifici o didattici, né sono giustificate da un'esigenza pubblica di informazione. Infatti, come emerge dagli atti e dalla stessa presentazione del progetto operato dalla parte resistente, l'operazione delle creazioni e vendita di dette Cards ha esclusivi fini commerciali. La circostanza che omissis abbia effettivamente giocato nella Juventus e che questi abbia concesso l'autorizzazione all'utilizzo della propria immagine tramite la creazione di Cards che riproducevano il giocatore con le diverse maglie delle squadre in cui ha giocato non escludono, quindi, la necessità di chiedere l'autorizzazione dell'utilizzo dei marchi registrati inerenti le squadre di cui sono riprodotte le maglie e la denominazione, in quanto si tratta di beni destinati alla vendita commerciale, in relazione alle quali anche la fama delle diverse squadre in cui il calciatore ha giocato contribuiscono a dare valore all'immagine digitale da acquistare. Si rileva, poi, come nella registrazione dei marchi è espressamente indicato in particolare per la classe 9 che la registrazione riguarda anche prodotti non inclusi nella classificazione di Nizza e che sono inerenti anche a pubblicazioni elettroniche scaricabili. Inoltre, la società attrice ha provato anche che è divenuta attiva nel settore dei crypto game, o blockchain game, ossia videogiochi online che si basano su tecnologie blockchain e sull'utilizzo di criptovalute e/o di non-fungibile tokens NFT con accordi stipulati con omissis Pertanto, si ritiene che la creazione e commercializzazione delle Cards in parola comporti una contraffazione dei marchi in oggetto concretizzando il rischio di confusione, determinato dalla identità dei segni utilizzati tale da poter indurre in errore il pubblico circa la sussistenza di un particolare legame commerciale o di gruppo tra la società resistente e la società Juventus titolare del marchio. Si ritiene, altresì, che, operando la società Juventus anche nel settore commerciale in parola ed essendo i marchi in questione registrati per categorie ricomprendenti anche detto tipo di attività, la condotta della società resistente integri anche una ipotesi di concorrenza sleale in conseguenza dell'uso non autorizzato di marchi altrui funzione distintiva del marchio e dell'appropriazione dei pregi collegati ai marchi utilizzati funzione attrattiva del marchio . Si ritiene, poi, che dette condotte arrechino un pericolo di danno sia in relazione alla possibile volgarizzazione del marchio che in relazione alla lesione dei diritti di sfruttamento del marchio medesimo, provocando un danno con obbiettive difficoltà di quantificazione. Va rilevato, al riguardo, come la circostanza che i resistenti deducano la cessazione dell'attività di commercializzazione delle Cards in questione, non fa cessare le suddette esigenze di tutela in quanto i ricorrenti mantengono l'interesse di evitare la reiterazione della condotta contestata in futuro, considerato, altresì, che il contratto di utilizzazione dell'immagine di omissis scade nel marzo del 2024, nonché l'attuale possibilità di rivendita, nel mercato secondario, delle Cards già acquistate dagli utenti. Sul punto, va considerato, altresì, che, in materia di proprietà industriale, il pericolo consiste in ogni rischio di pregiudizio, anche meramente patrimoniale, che sia suscettibile di espansione o non agevolmente quantificabile e che detto pericolo non dipende dal numero di prodotti commercializzati o dall'interruzione della vendita degli stessi, potendo detta attività di commercializzazione riprendere ed aumentare. Pertanto, si ritiene vi siano i presupposti, tenuto conto delle modalità della condotta contestata, di accogliere la domanda cautelare nei seguenti limiti - disporre l'inibizione, nei confronti della società resistente, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, all'ulteriore produzione, commercializzazione, promozione e offerta in vendita, diretta e/o indiretta, in qualsivoglia modo e forma, degli NFT non fungibile token e dei contenuti digitali di cui in narrativa, nonché di ogni altro NFT non fungibile token , contenuto digitale o prodotto in genere recante la fotografia di cui in narrativa, anche modificata, e/o i marchi Juventus di cui in narrativa, nonché all'uso di detti marchi in qualsiasi forma e modalità - disporre l'ordine, nei confronti della società resistente di ritirare dal commercio e rimuovere da ogni sito internet e/o da ogni pagina di sito internet direttamente e/o indirettamente controllati dalla stessa su cui tali prodotti sono offerti in vendita e/o pubblicizzati, gli NFT non fungibile token ed i contenuti digitali ad essi associati o prodotti in genere oggetto di inibitoria - fissare la penale, in caso di eventuale ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento ovvero di violazione dell'inibitoria, di euro 500,00 per ogni girano di ritardo o violazione. Si ritiene non necessario l'ordine nei confronti della società resistente di fornire informazioni utili per identificare i soggetti coinvolti nei vari stadi della produzione e commercializzazione delle Carte omissis oggetto di causa, nonché le quantità e il prezzo delle Carte omissis create e/o vendute dalla resistente, in considerazione delle informazioni già fornite al riguardo dalla parte resistente. Si ritiene di rigettare la richiesta di pubblicazione del provvedimento considerata la prevalente funzione sanzionatoria di detta misura e considerata l'attuale limitata vendita delle Cards in oggetto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M.10.3.2014 numero 55 . P.Q.M. - inibisce alla omissis , entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, l'ulteriore produzione, commercializzazione, promozione e offerta in vendita, diretta e/o indiretta, in qualsivoglia modo e forma, degli NFT non fungibile token e dei contenuti digitali di cui in narrativa, nonché di ogni altro NFT non fungibile token , contenuto digitale o prodotto in genere recante la fotografia di cui in narrativa, anche modificata, e/o i marchi Juventus di cui in narrativa, nonché l'uso di detti marchi in qualsiasi forma e modalità - ordina alla predetta società resistente di ritirare dal commercio e rimuovere da ogni sito internet e/o da ogni pagina di sito internet direttamente e/o indirettamente controllati dalla stessa su cui tali prodotti sono offerti in vendita e/o pubblicizzati, gli NFT non fungibile token ed i contenuti digitali ad essi associati o prodotti in genere oggetto di inibitoria - fissa la penale, in caso di eventuale ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento ovvero di violazione dell'inibitoria, di euro 500,00 per ogni girano di ritardo o violazione - rigetta la residua richiesta cautelare - condanna la omissis alla rifusione, in favore della omissis Club S.p.A., delle spese di fase che si liquidano complessivamente in euro 5.518,00, di cui euro 5.000,00 per compensi ed euro 518,00 per spese, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.