Cacio e pecorino: nessuna confusione

Legittimo il marchio utilizzato per i propri prodotti caseari made in Lazio da una società. Respinta l’opposizione del consorzio sardo per la tutela del pecorino romano DOP.

Nessuna possibile confusione agli occhi dei consumatori tra cacio romano – made in Lazio – e pecorino romano DOP – made in Sardegna –. Questa la valutazione espressa dai Giudici della Corte d’Appello di Roma che, di conseguenza, hanno riconosciuto il diritto alla presenza sul mercato dei prodotti marchiati cacio romano” Corte d’Appello di Roma, sentenza n. 5216, sez. specializzata in materia d’impresa, depositata il 1° agosto 2019 . Differenze. Ribaltata completamente la decisione presa dal Tribunale di Roma che lo scorso anno aveva dichiarato l’invalidità e l’inefficacia della registrazione del marchio ‘cacio romano’ utilizzato dalla società Formaggi Boccea s.r.l. e ordinando a quest’ultima il ritiro dal commercio e la distruzione di tutti i prodotti recanti quel marchio. La vittoria del consorzio sardo per la tutela del pecorino romano DOP è stata cancellata in toto dalla Corte d’Appello di Roma, che ha invece riconosciuto prima legittimità dell’esistenza del marchio cacio romano” e poi, ovviamente, il conseguente diritto della Formaggi Boccea a proporli sul mercato ai consumatori. I Giudici di secondo grado hanno sostenuto che a loro avviso la utilizzazione della denominazione cacio”, accompagnata dalla denominazione geografica romano” – che è a buon diritto utilizzata, posto che trattasi di prodotto dell’agro romano –, denominazione che richiama la caciotta a pasta molle di latte anche vaccino, non determina, per le caratteristiche anche da un punto di vista visivo dei due prodotti , cacio e pecorino, alcun rischio di confusione con la denominazione ‘pecorino romano’, che contraddistingue invece il noto formaggio di latte di pecora stagionato a pasta dura o cotta . Peraltro, le parole pecorino” e cacio” non presentano alcuna similitudine fonetica e logica, posto che la prima è una denominazione generica e la seconda indica invece una specie, avuto riguardo alla qualità del latte , aggiungono i Giudici. E i Magistrati fanno anche alcune considerazioni tecniche il pecorino romano DOP è un formaggio aromatico e piccante, a pasta dura, impiegato essenzialmente come formaggio da grattugia , mentre il cacio è un formaggio dolce, semistagionato, che non si può grattugiare ed è impiegato quindi solo come formaggio da tavola . Evidenti, quindi, secondo i Giudici, le differenze tra i due prodotti, ed esclusa ogni possibile confusione tra i diversi marchi per i consumatori. Battaglia commerciale chiusa, per ora. Possibile, difatti, che pecorino e cacio chiedano un ulteriore confronto e un’ulteriore valutazione – e magari anche un assaggio – ai Giudici della Cassazione.

Corte d’Appello di Roma, sez. specializzata in materia impresa, sentenza 3 luglio 1 agosto 2019, numero 5216 Presidente Reali – Relatore Tronci Motivi della decisione 1. Il Consorzio di Tutela del formaggio Pecorino Romano DOP , istituito nel 1979 ai sensi della legge numero 125/1954 sulla tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi , ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, la Boccea Formaggi s.r.l. chiedendo la dichiarazione di nullità ed inefficacia della registrazione del marchio Cacio Romano formaggio della campagna romana , effettuata dalla convenuta il 15.1.2008 con il numero 1337035 e , altresì, previo accertamento e declaratoria che la commercializzazione di prodotti con l'uso della denominazione Cacio Romano costituisce violazione dei diritti di privativa collettiva detenuti dalla attrice a titolo di marchio collettivo pecorino romano in virtù di prima registrazione italiana numero 331114 del 24.3.1982 con ultimo rinnovo del 28.2.2012 la condanna al risarcimento dei danni della Formaggi Boccea e la pronuncia delle inibitorie di legge. Costituitasi la convenuta , sono intervenute ad adiuvandum delle ragioni della attrice, la Regione Sardegna e le associazioni di rappresentanza degli agricoltori sardi, ossia la CI.A. Sardegna e la Lega Regionale delle Cooperative Mutue, mentre a sostegno delle tesi della convenuta , hanno spiegato intervento volontario la Regione Lazio e la Col diretti Lazio. Il Tribunale con sentenza numero 18413/18 ha accertato e dichiarato la invalidità ed inefficacia della registrazione del marchio Cacio Romano numero 3370351 del 2008 ha inibito alla convenuta Formaggi Boccea ogni ulteriore utilizzazione di tale marchio a far data dal 60. giorno dalla pubblicazione della sentenza ha ordinato alla convenuta il ritiro dal commercio e la distruzione a propria cura e spese entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza, di tutti prodotti recanti marchio Cacio Romano, fissando una penale di Euro 300/die per ogni violazione accertata successiva al termine di cui sopra ha ordinato la pubblicazione del dispositivo della sentenza e condannato la convenuta al pagamento delle spese in favore del Consorzio attore, compensandole tra le altre parti. Avverso tale pronuncia ha proposto appello la Formaggi Boccea spiegando le conclusioni di cui in epigrafe si sono costituiti tutti gli appellati concludendo come sopra. La trattazione nel merito del gravame è stata preceduta da fase camerale ex articolo 351 co.2 c,p.c., definita con ordinanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata, adottata all'esito della udienza del 19.11.2018 . Indi all'udienza del 18.2.2019 , la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex articolo 190 c.p.c 2. Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce che il Consorzio avrebbe promosso il giudizio nonostante che la Formaggi Boccea avesse utilizzato l'etichetta oggetto di registrazione come marchio nazionale e contenente l'indicazione Cacio Romano fin dal lontano 1991 senza aver mai ricevuto alcuna contestazione ed anzi l'etichetta oggi contestata sarebbe stata registrata dalla Formaggi Boccea fin dall'11.2.1987 e alla scadenza di detta registrazione l'appellante anziché procedere a rinnovo avrebbe richiesto una nuova registrazione ciò posto il primo giudice avrebbe errato a pronunciare la nullità del marchio nazionale nonostante il titolare ne abbia fatto legittimo uso per oltre 30 anni inoltre afferma , l'appellante, che erroneamente il Tribunale ha proceduto ad un raffronto tra i segni in contestazione sulla base della legislazione comunitaria mentre la normativa di riferimento doveva essere quella nazionale ed in particolare il R.D. 21 giugno 1942, numero 929 l.m. in quanto occorreva fare riferimento alla prima registrazione del marchio Cacio Romano 1987 rispetto al marchio collettivo del Consorzio registrato nel 1982. Le censure sono fondate nei termini e nei limiti di seguito indicati. E' opportuno premettere che il Consorzio ha posto a base della iniziativa tesa alla declaratoria di nullità della registrazione del marchio Cacio Romano reg.numero 1337035 depositata il 15.1.2008 sia la denominazione di origine protetta Pecorino Romano , riconosciuta con regolamento CE numero 1107 del 1996 , in quanto il consorzio condivide con il Ministero delle Politiche Agricole , Alimentari e Forestali MIPAF le funzioni di tutela della dop Pecorino Romano è stata richiamata in proposito la disposizione dell'articolo 14 della legge 526/99 , sia il marchio collettivo complesso Pecorino Romano” vedi docomma 10 allegato al fascicolo di I grado la cui prima registrazione è del 2.2.1982 numero 331114, sempre rinnovato sino all'attuale registrazione del 28.2.2012 numero 1480258. La sentenza ha accolto la domanda di nullità del marchio numero 3370351 del 2008, facendo riferimento al marchio collettivo ha ritenuto infatti non utile il riferimento operato dal Consorzio attore alla convenzione di Stresa del 1954 al fine di retrodatare il riconoscimento della privativa costituito dal marchio DOP vedi sentenza pag. 4 , e ciò sul presupposto che la registrazione del marchio della Formaggi Boccea sia ampiamente successiva a quella del marchio collettivo, si da non potersi invocare neppure il preuso ex articolo 2571 c.c Ha indi operato una valutazione del conflitto tra i due marchi , enunciando di dover farei ricorso agli articolo 13 e 14 lette CPI, ossia i criteri sulla capacità distintiva e la novità, ma indi ha applicato essenzialmente il regolamento comunitario RG CE /1151/2012 in tema di denominazioni di origine protetta e segnatamente gli articolo 24 e 13 , e ciò in quanto ha reputato che la normativa sovranazionale costituisca fonte privilegiata nella tutela dei prodotti agricoli di qualità. Stante la duplice causa petendi azionata dal Consorzio , giova ricordare che i marchi collettivi geografici , quale quello che viene in rilievo nella specie, hanno funzione simile alle DOP e IGP, garantendo la qualità dei prodotti caratterizzati dalla loro provenienza . Tuttavia la differenza tra i marchi collettivi e denominazione di origine è netta poiché i primi si collocano nell'alveo dei segni distintivi e presuppongono, un provvedimento dell'ufficio marchi e brevetti che fa sorgere il diritto esclusivo in capo al titolare dal marchio , mentre per le IGP, e DOP si ha una situazione di fatto creatasi in una data zona, cui può seguire un atto amministrativo o legislativo di riconoscimento senza che si individui un titolare , posto che tutti i produttori della zona che si conformino al disciplinare possono fregiarsi della denominazione d'origine Cass. 1991/2942 Cass. 2010 numero 24620 . Ebbene, per quel che nella specie più rileva, il Tribunale ha enunciato di voler condurre la comparazione tra la registrazione del marchio collettivo del Consorzio e il marchio utilizzato da Formaggi Boccea alla luce dei tradizionali criteri indicati all'articolo 13 e 14 lett.c c.p.i. Ossia della capacità distintiva e della' novità , ma ha fatto poi ricorso esclusivo alla normativa comunitaria, ritenuta fonte normativa privilegiata, in tema di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protette , ossia il regolamento CE/1151/2012. Ha dunque condotto tale scrutinio sulla base della giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea in tema di denominazioni di origine e geografiche, nella prospettiva della diffusione dei prodotti non solo sul mercato nazionale ma anche sul mercato estero e dando dunque rilievo non alla conoscenza media del consumatore diligente del paese d'origine, bensì a quella del consumatore comunitario. E' dunque pervenuto alla affermazione della declaratoria di nullità del marchio in quanto la variante di Cacio in luogo di quella di Pecorino potrebbe al più essere percepita dal consumatore italiano ma non per quello comunitario ed inoltre ha affermato essere del tutto irrilevante il fatto che la quasi totalità del latte utilizzato per il Pecorino romano provenga dalla Sardegna , posto che ciò che deve esser tutelato è la reputazione del prodotto maturata nel corso degli anni ed atteso che il marchio collettivo tutela non il rifermento ad un dato imprenditore ma un determinato indotto produttivo e territoriale ai sensi dell'art, 2570 c.c Gli argomenti spesi dal Tribunale non possono trovare conferma. In primo luogo occorre accertare se, come sostiene il Consorzio appellato, i diritti del marchio contestato decorrano dal 2QG8 ,, con conseguente applicabilità delle norme del regolamento CEE 1151/2012 richiamate dal Tribunale , e ciò in quanto il marchio registrato l'11.2.1957 e quello del 3.4.1998 entrambi relativi alla denominazione Cacio Romano sebbene su sfondi differenti non sono stati rinnovati alla loro scadenza, sicché le due registrazioni anteriori di Formaggi Boccea oramai scadute da tempo rispetto alla introduzione del giudizio non possono in alcun modo essere invocate come anteriorità invalidanti né essere opposte allo stesso Consorzio. Non v'è dubbio, infatti, che la censura dell'appellante , circa la non applicabilità della normativa comunitaria e la non predicabilità della causa petendi, costituita dalla DOP Pecorino Romano , presuppone che risultino esclusi diritti di privativa o l'uso in buona fede convalidante in capo alla Formaggi Boccea in data anteriore al 2008, ossia ^ far data dal 1987 data di registrazione del primo marchio Cacio Romano o quanto meno prima del 1996 data di riconoscimento della DOP . Sul punto il Consorzio assume che la rinnovazione delle registrazioni del marchio, che come è noto non ha una funzione costitutiva di nuovi diritti, ma serve soltanto a prolungare nel tempo il diritto originario, il cui contenuto e il cui ambito di tutela sono contenuti nella concessione del primo titolo vedi Tribunale Roma 1.4.2014 in Dir. Industriale 2014,5,477 , se effettuata su di un marchio oramai scaduto non consente al titolare di giovarsi dei diritti derivanti dal primo deposito e sarà per ciò stesso esposto ad eventuali anteriorità cita sul punto Trib.Milano 17-5-1976 in GADI 76 , 471 . Alla stregua di tali principi , secondo il Consorzio, deve ritenersi che la mancata rinnovazione nei termini e la diversità dei marchi via via registrati dalla Formaggi Boccea non consentano di affermare che il marchio Cacio Romano , registrato nel 2008 e impugnato dal Consorzio integri un diritto di privativa risalente in realtà al 1987 . Ora tali assunti non vanno , ad avviso della Corte , condivisi. La disciplina in tema di rinnovazione del marchio e sua decadenza ha la funzione di evitare che si possa riservare l'esclusiva del marchio per un periodo di tempo indeterminato in mancanza di un effettivo utilizzo, sicché la mera rinnovazione della registrazione, che per sua natura è diretta solo a protrarre il termine di durata decennale e quindi a prolungare l'efficacia della prima registrazione, non può porre nel nulla gli effetti di una decadenza già maturata. Tribunale Roma 1.4.2014 in Dir. Industri ale 2014,5,477 . Recentemente anche la Suprema Corte ha statuito che la decadenza dal brevetto di un marchio per mancato uso triennale, ai sensi dell'art, 42 del r.d. numero 929 del 1942, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. numero 480 del 1992, è stata disposta dal legislatore allo scopo di evitare riserve prolungate di marchio, prive di alcuna utilizzazione ed evidenza sul mercato, sicché il rideposito effettuato al maturare del periodo di decadenza dalla prima registrazione, ancorché possa essere considerato indice della volontà di utilizzare, prima o poi, quel marchio, non vale a superare la sanzione voluta dal legislatore, potendo il titolare del marchio decaduto cominciarne l'utilizzazione solo allorquando questo non sia già utilizzato o non sia stato nel frattempo registrato da altri. Nella specie, è stato ritenuto che la cessazione, nel 1985, dell'importazione degli scooter dall'India avesse comportato, nel 1988, la decadenza del marchio Lambretta , non impedita dall'uso del marchio in Italia per quantitativi evidentemente limitati di motoveicoli, né dalla rinnovazione della registrazione al maturare del periodo di decadenza . Ora però nella specie , ove si è in presenza di registrazione reiterata di marchi, sia pure dissimili quanto allo sfondo , su cui campeggia la scritta Cacio Romano e risulta altresì documentato l'utilizzazione continuativa del marchio Cacio Romano sui prodotti commercializzati dalla società sin dal 1991 vedi fatture prodotte dalla Formaggi Boccea docomma da 11 a 39 fasci grado non pare alla Corte che possa negarsi la piena liceità dell'uso del marchio Cacio Romano per contraddistinguere la caciotta a pasta molle, meglio descritta in atti, alla stregua quanto meno dell'art2571 c.comma per quei brevi intervalli di tempo intercorrenti tra la scadenza di una privativa e la registrazione di quella successiva, di poco dissimile del resto le ragioni della assunta nullità del marchio del 2008 pronunciata dal primo giudice si concentrano sulla utilizzazione della parte denominativa Cacio Romano , che è la stessa in tutti i marchi via via registrati da Formaggi Boccea . Ciò posto deve ritenersi che il difetto di rinnovazione nei termini dell'originario marchio e la riscontrata parziale diversità dei marchi via via registrati dalla Formaggi Boccea, non comportino l'assunta non eccepibilità quale anteriorità invalidanti nei confronti del Consorzio. Di qui la necessità di vagliare la fondatezza della pretesa del Consorzio alla stregua della seconda causa petendi dedotta, ossia il marchio collettivo e dunque in applicazione della normativa interna articolo 7 e 13 c.p.i. . Come giustamente rilevato dalla appellante, rispetto alla DOP, l'uso del marchio Cacio Romano era consentito giusta disposto art 14 co. 2 reg CE, poiché il riconoscimento della DÓP risale al 1996 e si sono documentati l'esistenza di un marchio registrato nel 1987 11.2.1987 e dunque scaduto solo dopo dieci anni 11.2.1997 ed in ogni caso l'uso effettivo del marchio sin dal 1991 , in relazione al quale la buona fede non può essere posta ih dubbio per quanto si dirà oltre in tema di non confondibilità dei prodotti e assenza di interferenza tra i marchi. Dovendo, dunque, valutare la liceità del marchio Cacio Romano rispetto al marchio collettivo di titolarità del Consorzio che come detto risale al 1982 ed è pertanto ampiamente anteriore alla prima registrazione della Formaggi Boccea e all'uso documentato del medesimo marchio viene in rilievo il disposto dell'articolo 11 co. 4 e 28 C.p.i. vedi conclusioni della appellante rassegnate in questo -giudizio , che richiamano espressa difesa contenuta nella comparsa di costituzione in primo grado e in tale senso anche le difese della Coldiretti Lazio . La disposizione in commento che nella parte che qui rileva si riporta L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale. , ad ogni modo , individua i limiti entro cui può trovare tutela il marchio collettivo sicché ove emerga in fatto, come nella specie, sulla base delle allegazioni delle parti , un usò del nome geografico conforme a correttezza professionale , non può trovare tutela la pretesa del titolare del marchio collettivo che quella denominazione geografica ingloba. Su tale aspetto ha, del resto , diffusamente controdedotto, nella propria comparsa di costituzione, il Consorzio appellato , il quale assume , richiamando sentenza del Tribunale di Lanusei Lanusei 25.1.1.2001 in GADI ,01,500 che l'uso del nome geografico consentito sarebbe solo quello di mero indicatore di provenienza geografica e non come marchio , e dunque con modalità da escludere ogni rischio di confusione. La Corte non condivide tale assunto. L'unico requisito cui l'articolo 11 co.4 e l'articolo 21 in tema di marchio individuale subordinano la liceità dell'uso del marchio, è la sua conformità ai principi della correttezza professionale ossia è vietato qualsiasi uso che sia confusorio e dia vita ad un agganciamento parassitario o ancora sia decettivo per il pubblico. Ora la utilizzazione della denominazione Cacio , accompagnata alla denominazione geografica Romano che ,per quanto già detto, è a buon diritto utilizzata posto che trattasi di prodotto dell'agro romano-, denominazione che richiama la caciotta a pasta molle di latte anche vaccino , non determina , ad avviso della Corte , per le diverse caratteristiche dei due prodotti anche da un punto di vista visivo alcun rischio di confusione con la denominazione Pecorino Romano, che contraddistingue invece il noto formaggio di latte di pecora stagionato a pasta dura o cotta . Le parole Pecorino e Cacio , non presentano alcuna similitudine fonetica e logica , posto che la prima è una denominazione generica e la seconda indica invece una species avuto riguardo alla qualità del latte ed è il caso di segnalare che l’assenza di similitudine fonetica vale, soprattutto per un consumatore non italiano, ad escludere ogni intento ed effetto decettivo. Il Pecorino Romano DOP è un formaggio aromatico e piccante, a pasta dura, impiegato essenzialmente come formaggio da grattugia il Cacio, invece, è un formaggio dolce, semi stagionato, che non si può grattugiare ed è impiegato quindi solo come formaggio da tavola, Le considerazioni che precedono escludono, dunque, un viso del nome geografico non conforme ai principi della correttezza professionale, mancando ogni possibilità, per la radicale diversità dei prodotti ed assenza di similitudine fonetica e. logica delle due denominazioni , di agganciamento parassitario alla notorietà del marchio Pecorino Romano. Quanto detto ha carattere assorbente , esimendo la Corte dall'esame degli ulteriori motivi e determinando la riforma della pronuncia gravata con conseguente rigetto della domanda del Consorzio. Le spese del doppio della Formaggi Boccea s.r.l. seguono la soccombenza del Consorzio appellato, attore in primo grado. Si compensano le spese del grado delle altre parti intervenute. P.Q.M. Definitivamente decidendo sull'appello proposto da Formaggi Boccea s.r.l. contro la sentenza numero 18413/2018 del Tribunale di Roma Sezione Specializzata in materia di impresa così provvede a Accoglie l'appello e in riforma della pronuncia appellata rigetta la domanda proposta dal Consorzio per la Tutela del Formaggio Pecorino Romano DOP nei confronti di Formaggi Boccea s.r.l. con citazione notificata in data 23.11.2016 b condanna l’appellato Consorzio.ai pagamento delle spese di lite del doppio grado in favore della appellante Formaggi Boccea s.r.l. spese che liquida, quanto al primo grado , in Euro 12.000,00 per compensi , oltre oneri accessori e spese generali al 15% e , quanto al presente grado, in Euro 9.500,00 per compensi ed Euro 1.554.00 per spese, oltre iva, cap e spese generali c compensa le spese del grado tra tutte le altre parti.