Nell’azione di nullità l’inventore va chiamato in causa solo se titolare originario del brevetto

L’inventore è litisconsorte necessario nel procedimento di nullità del brevetto solo nel caso sia diventato titolare originario del diritto sul brevetto” acquisendo così i diritti patrimoniali conseguenti alla brevettazione, anche se per un arco temporale limitato per averli poi ceduti a terzi. Non lo è invece nel caso in cui, non avendo proceduto alla brevettazione, abbia ceduto il diritto al brevetto”.

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5963/19, depositata il 28 febbraio. La vicenda giudiziale. La società T. conveniva in giudizio le società D. e S. chiedendo al Tribunale di accertare la contraffazione della frazione italiana di un brevetto europeo, nonché l’aver poste in essere comportamenti di concorrenza sleale e proponeva infine domanda di inibitoria, risarcimento del danno e pubblicazione della sentenza. Le convenute domandavano in via riconvenzionale l’accertamento della nullità della componente italiana del brevetto dell’attrice, domanda che veniva accolta dal Tribunale rigettando le richieste della società T. La Corte di Appello di Brescia, a seguito di impugnazione da parte della società T., accoglieva la domanda di nullità della sentenza di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c In particolare richiamava il principio del litisconsorzio necessario nell’azione di nullità del brevetto nei confronti di coloro che risultavano annotati nell’apposito registro quali aventi diritto sul brevetto”, anche quali precedenti titolari del brevetto, poi ceduto ad altri” anche al fine di assicurare la tutela processuale anche a loro in considerazione degli effetti retroattivi della pronuncia, e quindi ciò riguardava anche l’inventore se diverso dal titolare del brevetto. Il ricorso in Cassazione. Con un solo motivo di ricorso, una sola delle soccombenti in grado di appello lamentava la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario in tema di nullità del brevetto sostenendo che la Corte d’Appello avesse erroneamente ritenuto che l’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o nullità di un brevetto per invenzione industriale dovesse essere esercitata nel contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro dei brevetti quali aventi diritto, compreso l’inventore, se diverso dal titolare del brevetto. In particolare la Corte d’Appello avrebbe confuso la figura del titolare del brevetto con quella dell’inventore che, come nel caso di specie, non sia stato mai titolare del brevetto e non vanti alcun diritto patrimoniale sullo stesso. La Cassazione accoglie il ricorso operando innanzitutto una distinzione tra il ”diritto al brevetto” che identifica la facoltà di chiedere la registrazione, posizione giuridica riconosciuta all’inventore ovvero a colui che a titolo derivativo acquista la completa descrizione dell’invenzione, ceduta contestualmente alla assunzione dell’obbligo di non divulgarla ulteriormente, e il diritto sul brevetto” che consiste nella facoltà esclusiva di attuare e di trarre profitto dalla invenzione conseguente alla brevettazione, tant’è che solo chi ha brevettato ne può godere. Su questi presupposti, il quadro normativo, art. 122, comma 4, c.p.i., permette di desumere come l’inventore che non sia stato mai titolare del brevetto per avere ceduto il diritto a registrarlo non deve essere incluso nei litisconsorti necessari. Così, nel caso di specie, circostanza fattuale rilevante non tenuta in considerazione in fase di merito, l’inventore deve essere stato titolare originario del brevetto per avere proceduto alla brevettazione, e dunque titolare dei diritti patrimoniali conseguenti, per poter essere litisconsorte necessario processuale.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 8 giugno 2018 – 28 febbraio 2019, n. 5963 Presidente Genovese – Relatore Tricomi Ritenuto Che 1. In primo grado la TPA IMPEX SPA aveva convenuto in giudizio la DAVY SRL e la SIEL SRL svolgendo a domanda di contraffazione della frazione italiana del brevetto Europeo per invenzione n. 567.044 riguardante un apparecchio per la pulizia di ambienti domestici b domanda di concorrenza sleale ex articolo 2598 c.c., nn. 1, 2 e 3, c nonché le conseguenziali domande in ordine all’accertamento della contraffazione, all’inibitoria, al risarcimento del danno ed alla pubblicazione della sentenza. Le convenute avevano contestato e proposto domanda riconvenzionale chiedendo di accertare e dichiarare la nullità della componente italiana del brevetto TPA avevano proposto altresì domande di concorrenza sleale ex articolo 2598 c.c., lamentando la scorrettezza professionale della TPA. Respinta la domanda cautelare della TPA - sia in prima istanza che in sede di reclamo-, svolte due CTU, il Tribunale, accogliendo la domanda riconvenzionale, dichiarava la nullità della frazione italiana del brevetto Europeo per invenzione n. con riguardo alle rivendicazioni numero 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38 e 39, rigettava le domande dell’attrice, dichiarava la liceità della produzione e commercializzazione degli accessori Davy applicati sui prodotti , rigettava le restanti domande delle parti convenute e provvedeva sulle spese di giudizio. 2. La Corte di appello di Brescia, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto l’appello proposto da TPA IMPEX SPA - con il quale era stata eccepita la nullità del giudizio di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio ex articolo 102 c.p.c. nei confronti dell’inventore della frazione italiana del brevetto Europeo sulla domanda riconvenzionale proposta dalle convenute -, eccezione ritenuta fondata ed assorbente rispetto alle altre questioni, ed ha dichiarato la nullità della sentenza n. 1062/2008 del 17 marzo/27 aprile 2008 del Tribunale di Brescia, rimettendo le parti dinanzi a detto giudice per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’inventore del brevetto A.L. . La Corte di appello - dopo avere richiamato il principio del litisconsorzio necessario nell’azione di nullità del brevetto nei confronti di coloro che risultavano annotati nell’apposito registro quali aventi diritto sul brevetto , anche quali precedenti titolari del brevetto, poi ceduto ad altri al fine di assicurare tutela processuale anche a loro in considerazione degli effetti retroattivi della pronuncia - ha affermato che tale estensione del litisconsorzio necessario riguardava anche l’inventore, se diverso dal titolare del brevetto. 3. DAVY SRL ha proposto ricorso per cassazione con un mezzo illustrato da memoria. La TPA IMPEX SPA ha replicato con controricorso corredato da memoria. Sono rimasti intimati L.P. e L.G. , quali ex soci amministratori della SIEL SNC, cancellata dal R.I. in data 22/01/2009. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., u.c., e articolo 380 bis 1 c.p.c Considerato che 1. Con l’unico motivo di ricorso la Davy lamenta la violazione degli artt. 102 c.p.c. e D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, articolo 122, comma 4, codice proprietà industriale c.p.i. , come modificato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131, e sostiene che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto che l’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o nullità di un brevetto per invenzione industriale dovesse essere esercitata nel contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro dei brevetti quali aventi diritto, compreso l’inventore, se diverso dal titolare del brevetto fol.12/13 sent. ed ha applicato il vecchio testo dell’articolo 122 cit., omettendo di applicare il nuovo, come previsto per i giudizi in corso D.Lgs. n. 131 del 2010, ex articolo 128. Sostiene la ricorrente che la Corte di appello ha confuso la figura del titolare ed ex titolare del brevetto con l’inventore del brevetto che, come nel caso di specie, non sia mai stato titolare del brevetto e non vanti, né abbia vantato, pertanto, diritti patrimoniali sullo stesso. Rimarca altresì che tale questione non era stata sollevata dalla TPA nel giudizio di primo grado ma proposta solo con l’atto di appello e, per giunta rinunciata nelle conclusioni, salvo a farla valere nuovamente da ultimo in sede di discussione orale, producendo la sentenza della Cass. n. 13915/2014. 2.1. Il motivo è fondato e va accolto. 2.2. Giova premettere, per un corretto inquadramento della questione, che questa Corte ha già avuto di chiarire efficacemente la distinzione tra il diritto al brevetto ed il diritto sul brevetto Cass. n. 6392 del 17/5/2000 . Il diritto al brevetto identifica la facoltà di chiedere la registrazione, posizione giuridica che si riconosce all’inventore ovvero a colui che a titolo derivativo acquista la completa descrizione dell’invenzione, ceduta contestualmente alla assunzione dell’obbligo di non divulgarla ulteriormente. Esso, come emerge dagli artt. 2588 e 2589 c.c., nonché dagli artt. 62 e 63 del c.p.i. ed in precedenza dal R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, articolo 7, comma 1, artt. 18 e 19 può circolare, e dunque può essere oggetto di negozi in tal senso, a differenza del diritto d’autore che rimane sempre in capo all’inventore. Il diritto sul brevetto consiste invece nella facoltà esclusiva di attuare e di trarre profitto dalla invenzione articolo 66, comma 1, del c.p.i. esso consegue alla brevettazione, tant’è che solo chi ha brevettato ne può godere articolo 2584 c.c. . In proposito è stato sottolineato che la relazione tra le due situazioni soggettive tuttavia non è soltanto . di natura temporale, quasi che il diritto al brevetto fosse un diritto sul brevetto in formazione. In realtà la norma dell’articolo 27 della l. inv. al comma 1 delimita l’ambito dei possibili soggetti legittimati a chiedere la registrazione con la espressione chiunque ne abbia diritto ai sensi del presente decreto , ovvero all’inventore ed al suo avente causa. Quindi al comma 2 stabilisce la presunzione per la quale davanti all’Ufficio Brevetti il richiedente si identifica con l’avente diritto. Tutto ciò fa dedurre una natura complessa del titolo di acquisto del brevetto, il quale non è costituito solo dalla brevettazione come atto formale, bensì anche dalla attitudine a richiederla sul rilievo della invenzione, o del suo acquisto. Concorrono perciò a costituire tale diritto sia la fattispecie diritto al brevetto che la fattispecie della brevettazione. Da ciò deriva che se è sicuramente possibile distinguere il diritto al brevetto da quello sul brevetto, e dunque una circolazione distinta di entrambi, ciò non vuoi dire che tale circolazione possa contraddire la logica dell’istituto brevettuale. La quale pretende siffatto complesso titolo di acquisto del brevetto perché adotta quale fondamentale principio che soltanto chi brevetta bene ha il potere di esclusiva. Cosicché tale potere non è riconosciuto a chi non brevetta, ovvero a chi brevetta male perché non ha titolo per farlo. Cass. n. 6392 del 17/5/2000 . Tale ragionamento non muta alla luce degli artt. 118, comma 1 e articolo 119, comma 1, del c.p.i., che hanno sostituito le norme richiamate del R.D. in termini del tutto sovrapponibili. 2.3. Alla luce di tali premesse va riguardato il quadro normativo evocato nella presente doglianza. Questa Corte con la sentenza n. 8564 del 6/8/1991 aveva affermato il principio secondo cui il R.D. n. 1127 del 1939, articolo 78, comma 2, disponendo che l’azione di nullità del brevetto dovesse essere esercitata nei confronti di tutti coloro che risultavano annotati nel registro apposito quali aventi diritto sul brevetto stesso, andava inteso come idoneo a ricomprendere nel novero dei legittimati passivi, rispetto alla detta azione, perché aventi qualità di litisconsorti necessari, anche quanti risultavano, in tale registro, come precedenti titolari del brevetto, poi ceduto ad altri, solo in tal guisa potendosi assicurare anche a costoro una adeguata tutela processuale della loro posizione di ex titolari, tenuto conto degli effetti retroattivi espressamente riconosciuti dalla legge alla declaratoria giudiziale di nullità del brevetto. Il citato articolo 78, comma 2, è stato trasfuso nell’articolo 122, comma 4, del c.p.i. il quale dispone che l’azione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale è esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali aventi diritto . e, successivamente, il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131, articolo 54, vi ha aggiunto le seguenti parole . in quanto titolari di esso . Il medesimo D.Lgs. del 2010, all’articolo 128, comma 2, ha disposto che gli artt. 120 e 122 del codice si applicano anche ai procedimenti in corso alla data dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo . 2.4. Ad avviso della ricorrente, da questo complesso quadro normativo si desume che l’inventore, che non sia stato mai titolare del brevetto per avere ceduto il diritto a registrarlo, debba essere escluso dal novero dei litisconsorti necessari. 2.5. Questa tesi va condivisa. Invero la Corte territoriale ha erroneamente fondato la sua statuizione sulla sentenza di legittimità n. 13915 del 18/6/2014. 2.6. Con la sentenza n. 13915 del 18/6/2014, il cui dictum è condiviso da questo Collegio, è stata affermata la sussistenza del litisconsorzio processuale necessario tra coloro che sul registro dei brevetti risultino come ex titolari del brevetto, per averlo ceduto ad altri, essendone stati titolari, ab origine avendolo essi richiesto, o successivamente avendolo a loro volta acquistato dal primo titolare, ravvisando il loro interesse giuridico a partecipare al giudizio di nullità del brevetto in quanto portatori di interessi patrimoniali qualificati e dipendenti dalla validità del brevetto stesso, in ragione degli effetti retroattivi della dichiarazione di nullità del brevetto sui contratti aventi ad oggetto l’invenzione conclusi anteriormente a quella dichiarazione di nullità ai sensi dell’articolo 59 bis della legge invenzioni in tema, Cass. n. 8564 del 6/8/1991 , interessi tutelabili dal rischio di seri pregiudizi attraverso la presenza necessaria al giudizio tra attore e convenuto attuale titolare del brevetto anche di coloro che in precedenza ne sono stati titolari e poi lo abbiano trasferito . E tale principio è stato affermato e confermato anche a fronte dell’intervento legislativo del 2010, ritenuto inidoneo a superare la predetta interpretazione resa dalla Corte nel 1991. 2.7. Tuttavia, questa decisione, pronunciata con riferimento ad un inventore, per ciò solo non soccorre nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale. Quest’ultima infatti, ha trascurato di evidenziare la ricorrenza in concreto della circostanza fattuale centrale che caratterizza il principio espresso, e cioè che l’inventore sia stato anche se non più all’attualità per averlo ceduto titolare originario del brevetto, per avere proceduto alla brevettazione e, dunque titolare dei diritti patrimoniali conseguenti, alla cui tutela è funzionale la previsione del litisconsorzio necessario processuale, nei termini prima ricordati inoltre, erroneamente ha esteso sic et simpliciter all’inventore l’applicazione del principio riguardante esclusivamente il titolare attuale o pregresso del brevetto. 2.8.Ne consegue che la figura dell’inventore assume rilievo, ai fini delle vicende processuali del brevetto, quale litisconsorte necessario solo ove lo stesso sia diventato - nell’esercizio delle sue facoltà, titolare originario del diritto sul brevetto , acquisendo così i diritti patrimoniali conseguenti alla brevettazione, anche se per un arco temporale limitato per averli poi ceduti a terzi, ma non nel caso in cui non avendo proceduto al brevettazione abbia ceduto il diritto al brevetto , circostanza di fatto, che il giudice del merito è tenuto a verificare. 3. Conclusivamente, il ricorso va accolto la sentenza impugnata va cassata e la controversia va rinviata alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione per il riesame alla luce dei principi espressi e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.