Marchio: rileva la condotta nei casi di violazione a mezzo internet ai fini della determinazione della competenza per territorio

Nei casi di violazione dei diritti di proprietà industriale a mezzo internet quel che rileva ai fini della determinazione della competenza ai sensi dell’art. 120, comma 6, c.p.i. è la condotta consistente nell’avvio del procedimento di immissione, nella rete telematica, dei contenuti che determinano la lesione del diritto di privativa. Nella fattispecie deve dunque valorizzarsi il dato della predisposizione nel sito Internet Booking.com di parole chiave che evocano il marchio che si assume essere stato contraffatto il luogo in cui ciò si verifica è quello dello stabilimento, quindi della sede, dell’inserzionista.

Così la Cassazione con ordinanza n. 5309/20 depositata il 27 febbraio. Il caso. Con atto di citazione del 2017 la BTC Spa conveniva in giudizio Booking.com, nello specifico la società di diritto olandese e la S.r.l. italiana, innanzi al Tribunale di Catania lamentando come digitando i termini baia” e Taormina” venissero visualizzate numerose strutture alberghiere diverse e concorrenti rispetto a quella di proprietà dell’attrice unica titolare del marchio Baia Taormina” e richiedeva l’accertamento della contraffazione del proprio marchio e del compimento di atti di concorrenza sleale, oltre alla pronuncia di inibitoria e la condanna al risarcimento dei danni. Il Tribunale di Catania dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Roma in quanto le società convenute avevano sede in Amsterdam e Roma, mentre la sede secondaria di Catania non aveva alcun potere di rappresentanza. Contro tale pronuncia la BTC Spa proponeva regolamento di competenza basato su due motivi. Primo motivo. La ricorrente contesta l’affermazione del Tribunale secondo cui la sede secondaria di Booking.com a Catania non fosse munita di rappresentanza. Secondo motivo. La ricorrente lamenta l’errore in cui è incorso il Tribunale di Catania nell’aver escluso la propria competenza come foro del luogo in cui l’obbligazione è sorta e come foro del luogo in cui il fatto è stato commesso. Viene richiamata a tale proposito la Cassazione, Sezioni Unite, n. 21661 del 13 ottobre 2009 che in tema di azione risarcitoria per la lesione dei diritti della persona a mezzo internet debba ritenersi competente il giudice del luogo del domicilio del soggetto che è stato effettivamente danneggiato, ritenendo detto principio applicabile anche in tema di azione risarcitoria per violazione dei diritti della personalità. La decisione della Corte di Cassazione. La Suprema Corte ritiene infondate le due deduzioni. Quanto al primo motivo, il Tribunale ha escluso che la sede catanese delle convenute fosse munita di rappresentanza basandosi sulla previsione contenuta in un documento acquisito al giudizio che confermava espressamente come la sede locale non avesse un potere di rappresentanza. Infatti, dalla visura del registro delle imprese emergeva come la sede in Catania fosse una unità locale e non una sede secondaria con rappresentanza stabile. Quanto al secondo motivo, la Cassazione non condivide il richiamo della ricorrente alle Sezioni Unite del 2009. La ragione risiede nel fatto che la pronuncia riguardava la competenza per territorio in caso di azioni riferite al pregiudizio dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa e riconducibile al forum comissi delicti di cui all’art. 20 c.p.c. Diversamente, in tema di proprietà industriale è operante un criterio speciale diverso da quello citato l’art. 120, comma 6, c.p.i. prevede infatti che le azioni fondate su fatti che si assumano lesivi del diritto dell’attore possano essere proposte anche dinanzi all’Autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi. Ciò che rileva nel criterio dettato dall’art. 120, comma 6 è costituito dalla condotta dell’agente e non dal pregiudizio che ne deriva al danneggiato, quindi il luogo in cui sono compiuti i fatti generatori del danno e non il luogo in cui si è prodotto quest’ultimo. Sul punto la Corte di Giustizia ha rilevato che nel caso di lamentata violazione di un marchio nazionale registrato in uno Stato membro, la quale si attui proprio attraverso l’utilizzo di una parola chiave identica al detto marchio, quel che rileva è l’avviamento da parte dell’inserzionista del processo tecnico finalizzato alla comparsa, in base a parametri predefiniti, dell’annuncio che detto inserzionista ha creato per la propria comunicazione commerciale Corte di Giustizia, C.523/10, 19 aprile 2012 . Il fatto generatore di un eventuale danno al diritto di marchio è da ricondursi quindi al comportamento dell’inserzionista che utilizza il servizio di posizionamento per la propria comunicazione commerciale e la competenza si radica nello Stato membro del luogo di stabilimento dell’inserzionista. La Suprema Corte chiarisce quindi che nei casi di violazione dei diritti di proprietà industriale a mezzo internet quel che rileva ai fini della determinazione della competenza ai sensi dell’art. 120, comma 6, c.p.i. è la condotta consistente nell’avvio del procedimento di immissione, nella rete telematica, dei contenuti che determinano la lesione del diritto di privativa. Nella fattispecie deve dunque valorizzarsi il dato della predisposizione nel sito internet Booking.com di parole chiave che evocano il marchio dell’attrice il luogo in cui ciò si verifica è quello dello stabilimento, quindi della sede, dell’inserzionista. In conclusione. La Corte di Cassazione conclude quindi dichiarando la competenza del Tribunale di Roma nella cui circoscrizione Booking.com ha la propria sede legale.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 10 gennaio – 27 febbraio 2020, n. 5309 Presidente Scaldaferri – Relatore Falabella Fatti di causa 1. - Con atto di citazione notificato il 31 ottobre 2017 Baia Taormina Costruzioni s.p.a. conveniva in giudizio Booking.com International BV e Booking.com Italia s.r.l Deduceva che all’interno del sito omissis , digitando le parole omissis , venivano visualizzate numerose strutture alberghiere diverse e concorrenti rispetto a quella di proprietà della stessa attrice, unica titolare del marchio omissis . Domandava pertanto accertarsi la contraffazione del marchio suddetto e il compimento, in proprio danno, di atti di concorrenza sleale chiedeva altresì la pronuncia di inibitoria nei confronti delle due società evocate in giudizio e la condanna di queste al risarcimento dei danni. Booking.com International e Booking.com Italia si costituivano in giudizio eccependo, in via preliminare, il difetto di competenza territoriale dell’adito Tribunale di Catania. 2. - Con sentenza del 29 marzo 2019 il detto Tribunale dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Roma. Rilevava che le due società convenute avevano rispettivamente sede ad omissis e a e che la sede secondaria di di Booking.com BV non aveva alcun potere di rappresentanza. Osservava che il Tribunale di Roma risultava essere competente anche a norma dell’art. 120 c.p.i., commi 3 e 6 per un verso, infatti, l’attrice aveva agito a tutela del marchio italiano omissis , il quale era domiciliato in , e, per altro verso, ai fini dell’individuazione del luogo in cui la contraffazione aveva avuto luogo, doveva aversi riguardo a quello di stabilimento dell’inserzionista. 3. - Contro la pronuncia omissis ha proposto un regolamento di competenza basato su due motivi. Booking.com International e Booking.com Italia hanno depositato memoria difensiva. Il pubblico ministero ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma. In prossimità dell’udienza le parti private hanno depositato ulteriori memorie. Ragioni della decisione 1. - Col primo motivo la ricorrente ha contestato l’affermazione del Tribunale secondo cui la convenuta Booking.com Italia non avrebbe una sede secondaria munita di rappresentanza a . Viene osservato come nulla escluda che la sede catanese della convenuta italiana sia dotata di una rappresentanza e come, del resto, l’art. 2203 c.c., preveda la presenza di un institore in ciascuna sede secondaria di un’impresa italiana. Col secondo motivo l’istante deduce che la sentenza impugnata sarebbe errata nella parte in cui ha escluso la competenza del Tribunale catanese come foro del luogo in cui l’obbligazione è sorta e come foro del luogo in cui il fatto è stato commesso. La ricorrente richiama l’arresto di Cass. Sez. U. 13 ottobre 2009, n. 21661 rilevando che, in base a quest’ultima pronuncia, con riferimento all’azione risarcitoria per lesione dei diritti della persona a mezzo internet, debba ritenersi competente il giudice del luogo del domicilio del soggetto che è stato effettivamente danneggiato luogo coincidente con quello in cui il danneggiato stesso aveva il domicilio al momento della diffusione della notizia o del giudizio lesiva e che coincide con il luogo principale nel quale gli effetti negativi patrimoniali e non patrimoniali si verificano . Reputa la ricorrente che il criterio di competenza indicato nella richiamata decisione delle Sezioni Unite debba operare anche ove non venga propriamente in questione un’azione risarcitoria per violazione di diritti della personalità come nel caso in esame, in cui si fa questione della violazione di un diritto di privativa . 2. - Le riassunte deduzioni non hanno fondamento. 2.1. - Con riferimento al criterio di radicamento della competenza basato sul luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio art. 120 c.p.i., comma 2 , il Tribunale ha conferito rilievo al fatto che la sede secondaria di Catania della società convenuta identificata con la denominazione omissis BV non aveva una rappresentanza. Al foro generale del convenuto contemplato dall’art. 120 c.p.i., comma 2, deve infatti ritenersi applicabile la regola -contenuta nell’art. 19 c.p.c., comma 1, ma di carattere generale -secondo cui, ove sia convenuta una persona giuridica, è competente anche il giudice del luogo in cui questa ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda. Il Tribunale ha escluso l’esistenza di una sede secondaria munita di rappresentanza basandosi sulla previsione contenuta in un documento acquisito al giudizio attestante che the support companies do not have any power or authoridy to render the service or to represent omissis . La ricorrente ha contrastato tale accertamento assumendo che la riprodotta espressione non si riferirebbe alle sedi secondarie di Booking.com Italia. Ciò tuttavia non basta per ritenere che le convenute potessero essere evocate avanti al Tribunale di Catania, giacché dalla visura del registro delle imprese di Booking.com Italia, prodotta avanti al giudice di merito a cui questa Corte ha ovviamente accesso, dibattendosi in questa sede di una questione processuale emerge che la detta società è dotata, in , di una unità locale, non di una sede secondaria con rappresentanza stabile evenienza, quest’ultima, che, tra l’altro, avrebbe dovuto tradursi in una iscrizione recante l’indicazione - invece mancante nel documento in questione - del cognome e del nome del rappresentante presposto alla sede art. 2197 c.c. . Ancor meno concludente è il rilievo secondo cui l’esistenza di un’unità periferica della società farebbe presumere la correlata preposizione di un soggetto munito di potere rappresentativo. Il fatto che l’institore possa compiere gli atti di esercizio dell’impresa e stare in giudizio in nome del preponente art. 2204 c.c. , non implica, all’evidenza, che ogni articolazione territoriale dell’impresa ne sia dotata e, come si è visto, ai fini della competenza del foro generale del convenuto, il cit. art. 19, comma 1, attribuisce rilievo non alla semplice esistenza di uno stabilimento , ma anche alla presenza, sul posto, di un rappresentante autori iato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda . Non trovando riscontro l’esistenza di un dirigente della sede secondaria che abbia la rappresentanza institoria della società convenuta, la determinazione della competenza per territorio va dunque fatta con riferimento al foro della sede legale della società, e non a quello della sede secondaria della stessa cfr., con riferimento alla disciplina di cui al cit. art. 19 c.p.c., la risalente Cass. 27 novembre 1964, n. 2827 . 2.2. - Venendo al secondo motivo, non appaiono decisivi i richiami della società istante a Cass. Sez. U. 13 ottobre 2009, n. 21661. Tale pronuncia riguarda la competenza per territorio delle azioni in cui si faccia questione del pregiudizio dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa competenza che si radica, in riferimento al forum commissi delicti di cui all’art. 20 c.p.c., nel luogo del domicilio o della sede della persona giuridica, o, in caso di diversità, anche della residenza del soggetto danneggiato. In materia di proprietà industriale è operante un criterio speciale, diverso da quello di cui al cit. art. 20. L’art. 120 c.p.i., comma 6, prevede, infatti, che l e azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell’attore possono essere proposte anche dinanzi all’Autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi . La previsione ha i propri precedenti nel R.D. n. 1127 del 1939, art. 76, in tema di invenzioni, e nel R.D. n. 929 del 1942, art. 57, in materia di marchi di impresa, i quali stabilivano che le azioni fondate su fatti che si assumessero lesivi del diritto dello attore potessero essere proposte anche dinanzi all’autorità giudiziaria del luogo nella cui giurisdizione i fatti sono stati commessi espressione, questa, che portava a valorizzare il luogo del compimento della condotta illecita posta in essere dal contraffattore, la quale poteva consistere nella produzione e commercializzazione del prodotto con cui era violata la privativa, ma anche nell’attività di promozione del prodotto stesso Cass. 11 ottobre 1979, n. 5283 . E tuttavia, proprio con riferimento alla promozione pubblicitaria, era avvertita la necessità di applicare la norma sulla competenza ai casi in cui venisse in discorso una localizzazione dell’attività, onde si richiedeva che la stessa si fosse tradotta in specifici strumenti pubblicitari, territorialmente individuabili, non assumendo pertanto rilievo l’uso di mezzi reclamistici di diffusione nazionale Cass. 10 gennaio 1983, n. 171, con riferimento alla pubblicità attuata su un quotidiano a tiratura nazionale e con opuscoli distribuiti in tutta Italia . Una analoga esigenza di delimitazione spaziale della condotta illecita è sentita nel caso di lesione della privativa attuata a mezzo di internet, giacché anche in tale ipotesi esiste il rischio - derivante, nella specie, dalla ubiquità della rete telematica - di creare una situazione di incertezza sul piano della individuazione del foro della contraffazione rischio che, attraverso la postulazione di una estensione incontrollata del locus commissi delicti, finisce per generare, a cascata, una competenza territoriale diffusa delle sezioni specializzate in materia di impresa e una legittimazione della pratica del c.d. forum shopping con gli inconvenienti a ciò connaturati primo tra tutti quello di apportare un vulnus al principio di precostituzione del giudice naturale . A tal fine reputa il Collegio debba muoversi dal rilievo per cui il criterio dettato dall’art. 120, comma 6, al pari di quelli, analoghi, previsti dalle abrogate disposizioni contenute nel R.D. n. 1127 del 1939, e nel R.D. n. 929 del 1942 , è costituito dalla condotta dell’agente, e non dal pregiudizio che ne deriva al danneggiato quel che rileva, in base alla suddetta norma, è cioè il luogo in cui sono compiuti i farti generatori del danno, e non il luogo in cui si è prodotto quest’ultimo. Nella identificazione del fatto generatore della lesione del diritto di privativa nella specie del diritto di marchio commesso a mezzo di internet soccorre, poi, la giurisprudenza comunitaria. Infatti, la Corte di giustizia, con riferimento alla competenza giurisdizionale, segnatamente a quella definita dal Reg. CE n. 44 del 2001, art. 5.3, ha rilevato che nel caso di lamentata violazione di un marchio nazionale registrato in uno Stato membro, la quale si attui proprio attraverso l’utilizzo di una parola chiave identica al detto marchio, quel che rileva è l’avviamento, da parte dell’inserzionista, del processo tecnico finalizzato alla comparsa, in base a parametri predefiniti, dell’annuncio che detto inserzionista ha creato per la propria comunicazione commerciale Corte giust. UE 19 aprile 2012, C-523/10, Wintersteiger, 34 ciò in base al rilievo per cui è l’inserzionista che seleziona la parola chiave identica al marchio il soggetto che ne fa un uso nel commercio, non il prestatore del servizio di posizionamento sul punto, infatti Corte giust. UE, grande sezione, 23 marzo 2010, C-236/08, C-237/08, 238/08, Google France e Google, 52 ss. . Posto, dunque, che il fatto generatore di un eventuale danno al diritto dei marchi deve rinvenirsi nel comportamento dell’inserzionista che utilizza il servizio di posizionamento per la propria comunicazione commerciale, la competenza giurisdizionale, con riguardo alla detta fattispecie dell’uso di key-word eguale a un marchio registrato, si radica nello Stato membro del luogo di stabilimento dell’inserzionista oltre che nello Stato membro in cui il marchio è registrato profilo che qui però non interessa, anche se è utile rammentare come la Corte di giustizia, nella pronuncia del 2012, espressamente disattenda, in materia di proprietà intellettuale, il principio, invocato dall’odierna istante, che individua un valido criterio di collegamento nel luogo in cui il danneggiato ha il proprio centro di interessi cfr. la sentenza cit., 24 e 25 . Il medesimo principio è stato ripreso dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, infatti, ove la condotta asseritamente illecita consista nella pubblicizzazione di un prodotto su un sito internet, il focus commissi delicti, idoneo a costituire un significativo collegamento ai fini della competenza giurisdizionale ai sensi del Reg. CE n. 44 del 2001, art. 5.3, va individuato in quello di stabilimento dell’inserzionista, trattandosi del luogo in cui è stato deciso ed avviato il processo tecnico finali fiato alla visualizzazione dell’annuncio commerciale Cass. Sez. U. 10 settembre 2013, n. 20700 . In senso analogo si è pronunciata, infine, Cass. 1 marzo 2017, n. 5254, con specifico riferimento al tema della competenza interna in relazione all’ipotesi di commercializzazione di modelli contraffatti su di un sito web, è stato difatti affermato che la competenza per territorio spetta, ai sensi dell’art. 120 c.p.i., comma 6, al giudice nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi, da individuarsi nel luogo di stabilimento dell’inserzionista, ove sia stato avviato il processo tecnico finalizzato alla visualizzazione dell’annuncio. La stessa pronuncia ha poi precisato che, in alternativa, è competente il giudice del luogo in cui ha sede la società che gestisce il sito occorre peraltro notare che la Corte di giustizia, con specifico riferimento all’applicazione del criterio del fatto generatore del danno nell’illecito compiuto con l’uso di parole chiave, ha sottolineato come l’obiettivo di prevedibilità cui devono tendere le regole della competenza induca ad escludere criteri diversi da quello basato sullo stabilimento dell’inserzionista escludendo per tale ragione, che possa aver rilievo il luogo in cui è stabilito il server appartenente al gestore del motore di ricerca, di localizzazione incerta sent. cit., 36 . Ai fini dell’applicazione dell’art. 120 c.p.i., comma 6, il riferimento al luogo di stabilimento del convenuto trova giustificazione in ciò se la competenza si radica nell’avvio della condotta di inserzione dei dati nel circuito telematico, questa si attua, presuntivamente, nel luogo in cui l’impresa ha il centro principale degli affari, onde è necessario far riferimento proprio a dove la detta impresa, individuale o collettiva, ha la propria sede. In conclusione, con riferimento all’ipotesi che qui viene in esame - e in ogni altro caso in cui si faccia questione di violazione dei diritti di proprietà industriale a mezzo di internet quel che rileva, per il radicamento della competenza ex art. 120 c.p.i., comma 6, è la condotta consistente nell’avvio del procedimento di immissione, nella rete telematica, dei contenuti che determinano la lesione del diritto di privativa. Nella fattispecie deve dunque valorizzarsi il dato della predisposizione, nel sito internet OMISSIS , di parole chiave che evocano il marchio dell’attrice il luogo in cui ciò si verifica è quello di stabilimento, quindi della sede, dell’inserzionista. L’assunto della ricorrente, secondo cui, ai fini della competenza della causa vertente sulla lamentata contraffazione, assumerebbe rilievo il luogo del proprio domicilio, non ha dunque fondamento. 3. - La competenza a giudicare della presente causa compete, pertanto, al Tribunale di Roma nella circoscrizione della sezione specializzata del detto ufficio giudiziario ha infatti pacificamente la propria sede Booking.com Italia. Il criterio basato sulla identificazione della sede anche ai fini della identificazione del foro della contraffazione, di cui all’art. 120 c.p.i., comma 6 , non è ovviamente applicabile alla società estera Booking.com International non per questo, tuttavia, potrebbe assumere rilievo il luogo in cui ha la propria sede l’attrice vero è, infatti, che, a norma dell’art. 120 c.p.i., comma 2, se la parte convenuta non ha residenza, dimora o domicilio in Italia, ai fini della competenza rileva il luogo in cui l’attore ha la residenza o il domicilio ma il domicilio di omissis è sempre ubicato in ed è, inoltre, esclusivo, dovendosi dare atto dell’elezione di domicilio risultante dal certificato di registrazione del marchio cfr. ordinanza impugnata, pag. 6 , giusto l’art. 120 cit., comma 3. 4. - La decisione sulle spese del regolamento di competenza è rimessa al giudice del merito. P.Q.M. La Corte dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Roma, avanti al quale rimette le parti, e a cui demanda di statuire circa le spese del regolamento proposto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso.